P U T U S A N No: 666 K / Pdt / 2002 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa pekara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, beralamat di Jalan H. Agus Salim No.22 A Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Darwin Marpaung, SH., 2. Bambang Suryowidodo, SH., 3. Anitha Puspokusumo, SH., Para Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di PAAS Law Offices Gedung Arva Lt.5 Jalan Cikini Raya No.60 Menteng akarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2001, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I; m e l a w a n : PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT, berkantor di Jalan Semanan Raya No.27 Daan Mogot Km 16, Kalideres, Jakarta Barat, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat ; d a n : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang Jawa Barat, Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli I dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak -------- khusus
2 khusus atas merek kata POLO yang telah terdaftar dalam Daftar Umum di Direktorat Merek sejak tanggal 12 Desember 1979 dengan nomor pendaftaran 141534, yang kemudian telah diperbaharui dengan nomor pendaftaran No.254194 tanggal 2 Oktober 1989 dan diperbaharui lagi No.435926 tanggal 27 Desember 1999, untuk melindungi jenis barang antara lain segala macam pakaian dan sejenisnya termasuk dalam kelas 25 (bukti P.1). Karena Penggugat mempunyai hak khusus atas merek kata POLO dan atas merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek kata POLO tersebut untuk barang-barang yang termasuk dalam satu kelas ; Bahwa Penggugat telah mengalami ternyata atas nama Tergugat I telah didaftarkan merek kata Poloralplhouse daftar No.258928 pada tanggal 29 Maret 1990 yang sekarang telah dimintakan perpanjangannya untuk melindungi jenis barang : Konpeksi dan sejenisnya karenanya untuk melindungi jenis barang yang sama dan sejenis serta termasuk dalam satu kelas dengan jenis barang yang dilindungi dengan merek POLO milik Penggugat ; Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat I Poloralplhouse daftar No.258928 tersebut, oleh karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat, karena bunyi ucapan kata dan suara serta tulisan POLO pada merek daftar No.258928 tersebut sama pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat yang sudah jauh lebih dahulu terdaftar dan pula untuk melindungi barang yang sama dan sejenis yaitu pakaian termasuk dalam satu kelas barang yaitu kelas 25 ; Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek POLO dengan tambahan kata ralplhouse dibelakang kata POLO yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek POLO milik Penggugat yang telah dibina selama bertahun-tahun dan dengan biaya yang tidak sedikit ; Bahwa karenanya pemakaian merek POLO dengan tambahan kata ralphihouse dibelakangnya milik Tergugat I disamping merek POLO milik Penggugat, jelas akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya / menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal usul dan -- kwalitas.
3 kwalitas barang, hal mana jelas tidak akan menguntungkan Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak khusus dari merek kata POLO yang telah terdaftar secara sah di Direktorat Merek jauh lebih dahulu dari merek daftar No.258928 milik Tergugat I ; Bahwa karenanya menurut ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Merek No.19 tahun 1992 jo Undang-Undang Merek No.14 tahun 1997 Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut pembatalan merek daftar No.258928 dan / atau nomor perpanjangannya atas nama Tergugat tersebut, dengan segala akibat hukumnya ; Bahwa Tergugat II diikut sertakan dalam perkara ini untuk mematuhi dan mentaati keputusan dalam perkara ini, yaitu melaksanakan pembatalan merek daftar No.258928 dan / atau nomor perpanjangannya atas nama Tergugat I dalam daftar Umum Direktorat Merek Departemen Kehakiman RI ; Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum seperti tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek dagang POLO untuk jenis barang antara lain segala macam pakaian dan sejenisnya termasuk dalam kelas ; 2. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas antara merek Tergugat I Poloralplhouse daftar No.258928 dengan merek POLO milik Penggugat ; 3. Membatalkan pendaftaran merek daftar No.258928 dan / atau nomor perpanjangannya dengan segala akibat hukumnya ; 4. Memerintahkan Tergugat II untuk mematuhi dan mentaati keputusan dalam perkara ini yaitu untuk melaksanakan pembatalan merek daftar No.258928 dan / atau nomor perpanjangannya atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek Departemen Kehakiman RI ; 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.19 tahun 1992, tentang merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang -- No.14.
4 No.14 tahun 1997, gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 merek tersebut harus sama-sama terdaftar dal;am Daftar Umum Merek ; Bahwa sedangkan dalam perkara sekarang ini ternyata merek Tergugat I merek kata Poloralplhouse daftar No.258928 tanggal 29 Maret 1990 dan telah diperpanjang tanggal 31 Maret 1999 dengan Agenda No.D99.4886, telah ditolak perpanjangannya oleh Tergugat II (Kantor Merek) pada tanggal 23 September 1999, berdasarkan Pasal 36 ayat 1 jo Pasal 38 Undang-Undang No.19 tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.14 tahun 1997 yaitu alasan penolakan tersebut diajukan bukan atas pemilik merek, mengingat dalam Daftar Umum Merek telah dicatat pengalihan hak kepada PT. Ramayana Lestari Sentosa sedangkan diajukan permohonan perpanjangannya oleh Agus Makmu. Karenanya merek Tergugat I sudah tidak berlaku lagi ; Bahwa berdasarkan pada point 1 dan 2 diatas terbukti gugatan Penggugat tidak berlandasan hukum karenanya gugatan Penggugat harus tidak diterima ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Juli 2001 No.55 / PDT.G / 2001 / PN.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 4 Juli 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2001 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2001 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.120 / SRT.PDT.KAS / 2001 / PN.JKT.PST. jo No.55 / PDT.G / 2001 / PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana kemudian disertai oleh ------ memori.
5 memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2001 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa berdasarkan Pasal 56 jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang No.19 tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana diubah Undang- Undang No.14 tahun 1997, telah diatur tentang hal-hal yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan pembatalan merek yaitu : a. Gugatan hanya dapat diajukan oleh dan terhadap merek yang telah terdaftar Pasal 56 ayat (2) dengan pengecualian bilamana merek terkenal maka dapat diajukan gugatan meskipun belum terdaftar Pasal 56 ayat (3) oleh karenanya keadaan telah terdaftar dapat diklasifikasikan sebagai persyaratan formil dari pengajuan pembatalan merek di Pengadilan ; b. Sementara itu yang dapat diklasifikasikan sebagai persyaratan materil yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembatalan merek meliputi : - pendaftaran merek berdasarkan itikad baik Pasal 4 ayat (1) ; - suatu merek bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, lebih menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran (Pasal 5) ; - suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas (Pasal 6) ; 2. Bahwa ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi judex factie dalam merumuskan pertimbangannya sehingga judex factie telah melanggar hukum dalam merumuskan pertimbangannya, yaitu : a. Bahwa dalam putusannya pada hal.7 disebutkan Menimbang, bahwa pertama akan diteliti dan dibahas mengenai siapa pemakai pertama di Kantor Merek, yang telah lebih dulu memakai merek POLO milik ------- Penggugat.
6 Penggugat atau merek POLORALPLHOUSE milik Tergugat I ; b. Bahwa tidak seharusnya yang pertama dipertimbangkan judex factie adalah tentang siapa pemakai pertama tetapi judex factie seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan apakah secara formil telah terpenuhi syarat untuk dapat diperiksanya gugatan tersebut yaitu apakah kedua merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Republik Indonesia No.19 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.14 tahun 1997 ; c. Bahwa terbukti merek POLO milik Termohon Kasasi / Penggugat asal terdaftar dalam Daftar Umum Merek denan daftar No.435926 sebagaimana Bukti P.1a judex factie ; d. Bahwa terbukti merek POLORALPLHOUSE daftar No.258928 milik Pemohon Kasasi / Tergugat I asal yang menjadi obyek pembatalan sudah tidak berlaku lagi dan tidak terdaftar lagi dalam Daftar Umum Merek karena perpanjangannya tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Merek yang disebabkan permohonannya atas nama pihak lain, sebagaimana Bukti TI-1, TI-2 dan T.II-1 judex factie ; e. Bahwa setelah judex factie meneliti hal tersebut diatas, barulah judex factie meneliti tentang persyaratan materil dalam pembatalan merek, misalnya siapa pemakai pertama, ada persamaan atau tidak, ada itikad baik atau tidak baik dan sebagainya ; f. Bahwa dikarenakan judex factie telah melanggar hukum yang berlaku mengakibatkan judex factie telah memperbandingkan merek POLO daftar No.435926 dengan merek POLORALPLHOUSE daftar No.258928 yang kemudian dirumuskan dalam pertimbangannya padahal fakta hukum membuktikan hanya merek POLO daftar No.435926 milik Termohon Kasasi / Penggugat asal yang terdaftar sementara merek POLORALPLHOUSE daftar No.258928 milik Termohon Kasasi / Tergugat I asal yang menjadi obyek pembatalan tidak terdaftar dengan demikian sudah tidak berlaku lagi ; g. Bahwa oleh karenanya menjadi mengherankan bilamana judex factie membandingkan merek yang sudah tidak berlaku (tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek) dengan merek yang masih berlaku / terdaftar ------ dalam..
7 dalam Daftar Umum Merek, padahal Pasal 56 ayat (2) mengharuskan kedua merek harus telah terdaftar untuk dapat dipertimbangkan guna pembatalan ; Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.2570 K / Sip / 1982 yang menyatakan Yang dipertimbangkan adalah merek yang terdaftar saja ; Selain Putusan Mahkamah Agung RI tersebut Sudargo Gautama menyebutkan Hanya juga suatu merek sudah didaftar, maka pihak ketiga dapat mengajukan permohonan pembatalan dihadapan Pengadilan Negeri (Prof. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, SH., Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hal.95) ; h. Bahwa dengan tidak terdaftarnya merek POLORALPLHOUSE daftar No.258928 milik Pemohon Kasasi / Tergugat I asal, maka seharusnya judex factie menyatakan menolak gugatan tanpa lebih jauh mempertimbangkan dan merumuskan dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya mengherankan seperti halnya dalam huruf g diatas bilamana judex factie meneliti terlebih dahulu mengenai persamaan pada pokoknya, kemudian baru meneliti apakah obyek gugatan yaitu merek POLORALPLHOUSE daftar No.258928 masih berlaku atau tidak, yaitu sebagai berikut : Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti tentang ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan merek Tergugat I tersebut, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut : 1. Sama-sama menggunakan kata-kata Polo, yang oleh Tergugat I ditambah dengan tambahan kata raplplhouse (P-1, T.II-2) ; 2. Pemakaian huruf cetak Polo sama dengan Poloralplhouse ; 3. Peletakan huruf Polo dengan Poloralplhouse sama / sejajar ; 4. Pengucapan bunyi Polo dengan Poloralplhouse hampir sama ; Bahwa adapun yang dimaksud dengan mempunyai persamaan disini tidaklah harus sama 100%, tetapi cukup dengan hampir sama, dengan melihat hal tersebut diatas menurut Majelis bahwa merek Poloralplhouse milik Tergugat I mempunyai persamaan dengan merek Polo milik ------- Penggugat.
8 Penggugat, dalam barang sejenis berupa pakaian termasuk dalam kelas barang sejenis yaitu kelas 25 ; Selanjutnya judex factie menimbang seperti tersebut di bawah ini : Menimbang, bahwa terhadap merek Poloralplhouse milik Tergugat akan diteliti apakah merek tersebut masih terdaftar di Kantor Merek (Tergugat II) atau tidak ; Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan perpanjangan dengan No.agenda D 994886 TI-1) akan tetapi ternyata perpanjangan masa berlakunya merek Poloralplhouse No.258928 telah ditolak pepanjangannya oleh Kantor Merek (Tergugat II) pada tanggal 23 September 1999 ; Bahwa dengan adanya penolakan oleh Kantor Merek (Tergugat II) terhadap perpanjangan merek Poloralplhouse No.258928 atas barang pakaian dalam kelas 25 atas nama Tergugat I, maka dengan demikian obyek yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini yakni Poloralplhouse No.258928 sudah tidak berlaku lagi ; i. Bahwa karena hal tersebut diatas tercantum dalam pertimbangan hukum judex factie, maka jelas judex factie telah melanggar hukum yang berlaku, karena seharusnya terlebih dahulu judex factie meneliti apakah obyek gugatan yaitu merek POLORALPLHOUSE daftar No.258928 masih berlaku atau tidak. Dan karena obyek gugatan dalam perkara a quo terbukti sudah tidak berlaku lagi, maka judex factie seharusnya menolak gugatan Penggugat asal / Termohon Kasasi untuk seluruhnya tanpa mempertimbangkan lagi tentang adanya persamaan pada pokoknya. Karena dengan merumuskan pertimbangan tersebut berarti judex factie telah memeriksa dengan memperbandingkan suatu merek yang nyata-nyata tidak terdaftar dan tidak berlaku lagi sementara Undang-Undang Merek tidak membenarkan hal tersebut ; j. Bahwa pertimbangan judex factie tersebut seharusnya hanya dirumuskan setelah judex factie memastikan kedua merek sungguh-sungguh terdaftar sehingga dibenarkan hukum untuk diperbandingkan dalam suatu gugatan pembatalan merek di Pengadilan, sehingga bilamana hanya satu merek saja yang terdaftar (POLO No.435926), maka yang dapat ------------------ dipertimbangkan..
9 dipertimbangkan hanya merek yang terdaftar saja (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2570 K / Sip / 1982) ; Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai keberatan-keberatan ad.1, 2. : bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.4 tahun 2004 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ; M E N G A D I L I : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 23 Desember 2004 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Usman Karim, SH. Titi Nurmala Siagian Siahaan, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.- Hakim-Hakim Anggota, K e t u a, Ttd./ H. Usman Karim, SH. Ttd./ Titi Nurmala Siagian Siahaan, SH. ttd., H. Parman Soeparman, SH.MH.
10 Biaya-biaya : Panitera Pengganti, 1. Materai Rp. 6.000,- ttd., 2. Redaksi Rp. 1.000,- Asep Iwan Iriawan, SH.MH. 3. Administrasi Kasasi Rp.193.000,- Jumlah.. Rp.200.000,- Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI an. Panitera Panitera Muda Perdata, MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.- NIP.040.030.169.