P U T U S A N No. 219 K/TUN/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : DIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Yuslisar Ningsih, SH., 2. John Henry, SH., 3. Jujun Zaenuri, SH., 4. Agung Damarsasongko, SH. MH. dan 5. Ignatius MT. Silalahi, SH., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2004, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ; m e l a w a n : PT. SARI INCOFOOD CORPORATION, berkedudukan di Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diwakili oleh JOE, warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur Perseroan tersebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JANUAR JAHJA, SH. dan YURNI, SH., keduanya Advokat, beralamat di Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar, Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2003, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang LUCKY DRAW dibawah Nomor Agenda : D00-2001-02840-2853 Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 219 K/TUN/2004
tanggal 14 Februari 2001 untuk jenis barang : Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, sirop, minuman yang tidak beralkohol, minuman dalam botol, minuman dalam kaleng, minuman dalam tetra pack, sedian-sedian untuk membuat minuman tersebut, minuman sari buah. (lihat bukti P-1) ; Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek tersebut telah ditolak oleh Tergugat dengan Surat Keputusan tanggal 4 September 2002 Nomor : D00-01- 02840 dengan alasan : Merek LUCKY DRAW tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar : 346210 untuk barang sejenis. (Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997). (bukti P-1) ; Bahwa Nomor Daftar : 346210 adalah Merek kata LUCKY ; Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas penolakan tersebut karena : 1. Menurut ilmu hukum dan yurisprudensi, dalam menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara suatu Merek dengan Merek yang lain, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhannya sebagai satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dari merek-merek tersebut (lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 431 K/Pdt/1993 tanggal 17 September 1994 dalam kasus Cola Candy versus Coca Cola, Nomor : 2452 K/Pdt/1989 tanggal 25 September 1991 dalam kasus Sen Thong versus Xiao Shen Tong, Nomor : 389 K/Pdt/1988 tanggal 3 Juli 1992 dalam kasus Bally dan Tally, Nomor. 2451 K/Pdt/1989 tanggal 1 April 1991 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 565/Pdt.G.D/1988/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 1989 dalam kasus Salute versus Royal Salute) ; 2. LUCKY adalah kata sifat (adjective) yang menurut ilmu bahasa tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti dengan kata benda ; 3. LUCKY DRAW adalah ungkapan yang dikenal dalam undian yang berarti Tarikan Berhadiah, sedangkan LUCKY sebagaimana diterangkan di atas hanya merupakan kata sifat yang tidak mempunyai makna apapun tanpa diikuti dengan kata benda. Contoh : Rokok LUCKY STRIKE yang termasyhur itu akan kehilangan arti dan kemasyhurannya, bahkan tidak akan dimengerti oleh konsumen jika hanya disebut LUCKY ; Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 219 K/TUN/2004
Bahwa dengan demikian, maka Merek LUCKY DRAW dan LUCKY tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari bunyi, ucapan maupun pengertiannya ; Bahwa di samping itu, dasar hukum penolakkan yang menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 adalah tidak tepat, karena sejak 1 Agustus 2001 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ; Bahwa dari uraian di atas adalah jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau c Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah menempuh upaya Banding Administratif kepada Komisi Banding Merek pada tanggal 4 Desember 2002 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian Keenam Bab IV Undangundang Nomor 15 Tahun 2001. (bukti P-2) ; Bahwa menurut Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001, Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Penerimaan Permohonan Banding in casu selambatlambatnya tanggal 5 Maret 2003. (4 Maret 2003 merupakan hari libur Nasional) ; Bahwa akan tetapi, sampai dengan tanggal 5 Maret 2003 Komisi Banding Merek ternyata tidak juga memberikan keputusannya, sehingga menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah terjadi penolakan yang bersifat fiktif ; Bahwa dalam hal demikian, menurut Pasal 53 jo Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Penggugat dapat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ; Bahwa gugatan ini telah diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 5 Maret 2003 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh INDROHARTO, SH., 1991, halaman 202 ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 219 K/TUN/2004
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat tanggal 4 September 2002 Nomor : D00-2001-02840 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tanggal 4 September 2002 Nomor : D00-2001-02840 ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Persetujuan Pendaftaran Merek LUCKY DRAW serta menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Penggugat sesuai dengan permohonan pendaftarannya tanggal 14 Februari 2001 Nomor Agenda : D00-2001-02840-2853 ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA SEKARANG INI. 1. Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah keberatan atas penolakan Permohonan Pendaftaran Merek LUCKY DRAW Agenda Nomor : D00-2001-02840-2853 tanggal 14 Februari 2001 ; 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Permohonan Banding dapat diajukan terhadap penolakan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ; 3. Bahwa sedangkan gugatan Penggugat sekarang ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padahal sebagaimana disebutkan di atas yang berwenang memeriksa keberatan atas Penolakan Pendaftaran adalah Komisi Banding Merek karena Permohonan Pendaftaran Merek LUCKY DRAW Agenda Nomor : D00-2001-02840-2853 tanggal 14 Februari 2001 telah ditolak permohonannya oleh Kantor Merek. (bertentangan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997) ; II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR. 1. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur, karena sesuai dengan data yang ada, keberatan atas Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek LUCKY DRAW Agenda Nomor : D00-2001-02840-2853 tanggal 14 Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 219 K/TUN/2004
Februari 2001 telah diajukan ke Komisi Banding Merek dan sampai sekarang atas keberatan tersebut belum ada putusan dari Komisi Banding Merek, karena sampai sekarang objek belum ada putusan Komisi Banding Merek, maka gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi prematur ; 2. Bahwa walaupun belum ada putusan dari Komisi Banding Merek ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan demikian gugatan Penggugat prematur ; 3. Bahwa Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Penerimaan Permohonan Banding (Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) ; 4. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan bunyi Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut ; Adapun yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Penerimaan Permohonan Banding tersebut adalah batas waktu sejak berkas Permohonan Banding dinyatakan lengkap oleh Sekretaris Komisi Banding tersebut dalam Buku Khusus, dengan demikian tanggal Penerimaan Permohonan dimaksud disini adalah tanggal bilamana berkas Permohonan Banding telah dibukukan dalam Buku Khusus Banding bukan Surat Penerimaan Phisik Permohonan ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 90/G.TUN/2003/PTUN-JKT. tanggal 26 Agustus 2003 yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat tanggal 4 September 2002 Nomor : D00.01-02840 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Lucky Draw ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tanggal 4 September 2002 Nomor : D00.01-02840 tentang Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek Lucky Draw ; Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 219 K/TUN/2004
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses kembali Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Lucky Draw dibawah Nomor Agenda : D00.2001-02840-2853 tanggal 14 Februari 2001, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 267/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Pebruari 2004 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasa khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 023/KAS-2004/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 April 2004 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 8 April 2004 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor : 267/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Pebruari 2004 telah diterima oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2004 dengan demikian permohonan kasasi itu diajukan telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undangundang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 219 K/TUN/2004
M E N G A D I L I : Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA tersebut tidak dapat diterima ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2007 oleh Titi Nurmala Siagian. SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Muchsan, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH. M. Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim-Hakim Anggota : K e t u a : ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH. ttd./ Titi Nurmala Siagian. SH. MH. ttd./widayatno Sastrohardjono, SH. M. Sc. Biaya-biaya : Panitera Pengganti : 1. M e t e r a i. Rp. 6.000,- ttd./ Florensani Kendenan, SH. MH. 2. R e d a k s i.. Rp. 1.000,- 3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,- Jumlah. Rp.500.000,- ========= Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara, A S H A D I, S.H. NIP. 220.000.754 Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 219 K/TUN/2004