PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA MEREK GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Transkripsi

1 PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA MEREK GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Oleh: DANDY HERNADY PAHUSA NIM: KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAN STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HJIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M

2 ii

3 PERNYATAAN iii

4 iv

5 ABSTRAK Dandy Hernady Pahusa. NIM Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M. x + 82 halaman + 40 halaman lapiran. Penjelasaan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menjelaskan persamaan pada pokoknya sebagai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui cara menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal dan dampak pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Dampak dari putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Gugatan pembatalan merek hendaknya tidak melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU Merek No. 15 Tahun Kata kunci : Persamaan unsur pokok, itikad baik, merek terkenal. v

6 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-nya sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun immateril, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., MH., dan Arip Purkon, MA., Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum. 3. Drs. Abu Tamrin, SH, M.Hum., dan Nurrohim Yunus, LL.M., dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan dalam memberikan nasihat, kritik dan saran untuk membangun penulis dalam penyusunan skripsi ini. 4. Dedy Nursamsi SH., M.Hum, dosen penasihat akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan. 5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamanya kepada penulis. 6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanan kedua orang tuaku tercinta H. Azis Pahusa M.Si dan Hj. Niswa, yang telah memberikan segala dukungan baik materil maupun immateril serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi S1. vi

7 7. Kakak dan Adikku tersayang Ziswandy Pahusa dan Wenny Aztriyani Pahusa yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi S1. 8. Seluruh keluarga besar PSM UIN Jakarta, khususnya Otung, Apis, Abbando, Onike, Shenai, Temus, Fong, Uncle Odoy, Subito, Ardito, Lullaby, Tira, Parda, Laja, dan lain-lain, terima kasih atas dukungan dan pengalaman yang telah diberikan selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2011, khususnya Endang, Azmi, Afwan, Fadilah, Shinta, Ica, Uut, Ida, dan lain-lain, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini. 10. Seluruh teman-teman Hipmaja yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-nya serta membalas kebaikan mereka. Amin. Demikian ini penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesarbesarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Jakarta, Maret 2015 Penulis Dandy Hernady Pahusa vii

8 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... PESETUJUAN PEMBIMBING... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI... LEMBAR PERNYATAAN... ABSTRAK... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR GAMBAR... i ii iii iv v vi viii x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah... 1 B. Batasan dan Rumusan Masalah... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan... 6 D. Tinjauan Kajian Terdahulu... 7 E. Kerangka Teoritis dan Konseptual... 8 F. Metode Penelitian G. Sistematika Penulisan BAB II MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) A. Hak Kekayaan Intelektual B. Merek BAB III KRITERIA PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA MEREK TERKENAL A. Profil PT Gudang Garam tbk dan Gudang Baru B. Persamaan Unsur Pokok Merek C. Merek Terkenal D. Penentuan Kriteria Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Terkenal BAB IV DATA PENELITIAN DAN ANALISA DATA A. Posisi Kasus viii

9 B. Motif atau Alasan Pertimbangan Hakim MA dalam Memutuskan Perkara antara Merek Gudang Baru dengan Gudang Garam C. Dampak Pertimbangan Hakim Agung dalam Penyelesaian Sengketa antara Merek Gudang Baru dan Gudang Garam BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN ix

10 DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar x

11 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Seiring perkembangan industri dan perdagangan, merek menjadi sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikerenakan reputasi dari merek tersebut. 1 Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek, untuk selanjutnya ditulis UU No. 15 Tahun Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 menjelaskan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia telah dibuat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang merek, yaitu UU No. 15 Tahun Selain peraturan Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h. 1

12 2 perundang-undangan nasional tentang merek, ada juga peraturan merek yang bersifat internasional seperti Konvensi Paris Union yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (Paris Convention for the Protection of Industrial Property). Indonesia merupakan peserta pada Paris Convention, oleh karena itu Indonesia juga turut serta dalam International Union for the Protection of Industrial Property yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (World Intelectual Property Organization). 2 Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persayatan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. 3 Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. h OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 3 Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83.

13 3 Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/jasa sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis, dan juga dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 mengenai persamaan pada pokoknya adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Salah satu kesulitan yang timbul dari ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menetukan kriteria merek terkenal, dengan kata lain Undang-Undang merek Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi

14 4 yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image ekslusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. 4 Adanya peniruan merek terkenal pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya. Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek terkenal untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama telah ditangani oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru dengan PT Gudang Garam, tbk. Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan kasasi oleh H. Ali Khosin, SE dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan mereknya Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h.

15 5 ternyata tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., dalam perkara ini tidak sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Ali Khosin, SE tersebut dikabulkan. Kurangnya aturan secara rinci tentang merek terkenal dan batasan mengenai kriteria persamaan pada pokoknya dalam UU No. 15 Tahun 2001, sehingga hakim memiliki penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa antara H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru dengan PT Gudang Garam, tbk. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA MEREK GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014). B. Batasan dan Rumusan Masalah 1. Batasan Masalah Mengingat luasnya cakupan Hak Kekayaan Inetelektual yang meliputi hak cipta, paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, maka skripsi ini hanya difokuskan pada persamaan unsur pokok merek terkenal Gudang Garam

16 6 dengan merek Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus- HKI/ Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: a. Bagaimana menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal? b. Apakah dampak pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014? C. Tujuan dan Mafaat Penelitian Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui cara menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal. b. Untuk mengetahui dampak pertimbangan hakim MA dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

17 7 2. Manfaat Penelitian a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan HKI terutama mengenai merek dagang dalam hal persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal. b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum yang ingin memahami lebih jauh dalam penyelesaian sengketa persamaan unsur pokok suatu merek terhadap merek terkenal. Selain itu, dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap permasalahan yang sama. D. Tinjauan (Riview) Kajian Terdahulu Untuk menghindari kesamaan judul dalam skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran studi terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa perpustakaan, di antaranya sebagai berikut: 1. Skripsi konsentrasi Hukum Bisnis program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disusun oleh Dwi Anto, NIM pada tahun 2013, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Peniruan Merek Helm INK oleh Merek Helm INX. Penulis di atas hanya menjelaskan mengenai peniruan merek helm INK dan oleh merek INX. Sedangkan skripsi ini menjelasakan tentang persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru.

18 8 2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003, disusun oleh Primastuti, Nim , dengan judul Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Peratutan Perundang-undangan Nasional, Termasuk Konvensi internasional. Penulis di atas menjelaskan mengenai perlindungan merek terkenal berdasarkan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang persamaan unsur pokok suatu merek terkenal yaitu antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. 3. Buku Ahmadi Miru, yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada pada tahun 2005 di Jakarta dengan judul Hukum Merek. Buku ini menjelaskan tentang merek secara umum. Sedangkan skripsi ini lebih menjelasakan tentang persamaan unsur pokok suatu merek terkenal yaitu antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teoritis Landasan pengaturan dan perlindungan merek terdapat dalam UU No. 15 Tahun Pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting karena dengan mendaftarkan merek, pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum. Agar dapat diterima sebagai merek, sebuah merek haruslah memiliki daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu merek yang dimiliki untuk membedakan barang tersebut dari barang sejenis

19 9 yang diproduksi oleh pihak lainnya. 5 Jadi merek harus menggunakan tanda yang sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekutan untuk membedakan dengan merek lainnya. Sudarta Gautama mengemukakan bahwa: 6 Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu doos, tube, dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagi suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita disaksikan bahwa warna-warni tertentu dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek. Merek yang tidak memiliki daya pembeda, dalam artian memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain. Penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 menerangkan bahwa pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. 5 Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 186 h OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004),

20 10 Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu pemohon harus ditolak oleh Direktur Jenderal apabila merek tersebut mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/jasa sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis, dan dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. 2. Kerangka Konseptual Suatu kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti. 7 Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi beritik tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, 8 sehingga dalam pengertian tidak boleh ada kurang atau dilebih-lebihkan. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan konsepsi dalam bentuk defenisi sebagai berikut: a. Merek pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 adalah Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- 7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2010), h Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 48.

21 11 angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. b. Hak atas Merek pada Pasal 3 UU No. 15 tahun 2001 adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. c. Persamaan pada pokoknya dalam penjelasaan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 tahun 2001 adalah Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsurunsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merekmerek tersebut. d. Merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada segala lapisan. Ketentuan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan merek terkenal menjelaskan bahwa reputasi merek terkenal akan diperoleh dilihat dari

22 12 promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. 9 F. Metode Penelitian Soerjono Soekanto mengatakan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 10 Metode penelitian ini disistematikakan dalam suatu format sebagai berikut: 1. Jenis dan Sifat Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif. Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahanbahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undang yang berhubungan 9 Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2010), h. 43.

23 13 dengan penulisan penelitian ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 11 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada UU No. 15 tahun Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus- HKI/ Data dan Sumber Data Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan antara lain: 11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93.

24 14 a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer diperoleh dari UU No. 15 tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data-data ini, agar penelitian menjadi lebih sempurna. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berupa kamus. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

25 15 5. Teknik Pengolahan Data Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah dari data yang diedit dan dipilih menurut kategori masingmasing dan kemudian dihubungkan satu sama lain atau ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban atas masalah penelitian. 6. Metode penulisan Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penulisan atau penyajiannya, penulis menjabarkan materi atau isi dari penelitian ini menjadi lima bab dengan sistematika yang terdiri dari: BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, tinjauan (riview) kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penuliusan. BAB II MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) Pada bab ini akan dibahas secara umum mengenai Hak Kekayaan Intelektua (HKI) dan merek.

26 16 BAB III KRITERIA PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA MEREK TERKENAL Pada bab ini akan dibahas mengenai profil PT Gudang Garam, tbk dan Gudang Baru, persamaan unsur pokok, merek terkenal dan penentuan kriteria persamaan unsur pokok pada merek terkenal. BAB IV DATA PENELITIAN DAN ANALISA DATA Pada bab ini akan dibahas mengenai posisi kasus, motif atau alasan pertimbangan hakim agung dalam memutuskan perkara antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam, dampak pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. BAB V PENUTUP Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

27 17 BAB II MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemahaman teori akan diuraikan dalam konsepsi Hak Kekayaan Intelektual dari unsur-unsur yang ada dalam istilah HKI yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan Unsur Hak. Unsur ini diartikan hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan aset. 2. Unsur Kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam Zaakenrecht kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada HKI mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial. 3. Unsur Inteketual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi. 1 Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h

28 18 Dari ketiga unsur pemahaman tersebut dapat diartikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomi. 2 HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI mempunyai tujuh cabang, yaitu: 3 1. Hak Cipta, melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ciptaan tersebut seperti program komputer, musik, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni, dan lain-lain. Hak cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun Merek, merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain. Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h. 3 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 7.

29 19 3. Paten, melindungi invensi di bidang teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, proses maupun pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau proses. Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun Desain Industri, melindungi tampilan luar dari kreasi bernilai artistik berupa bentuk, konfigurasi, kompusisi garis atau warna, garis dan warna, gabungan dari unsur-unsur tersebut. Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, melindungi kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dalam sebuah sirkuit terpadu. Cabang ini diatur dalam UU No. 32 Tahun Rahasia Dagang, melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya. Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun Perlindungan Varietas Tanaman, melindumgi varietas tanaman baru berupa sekelompok tanaman, jenis atau spesies, bentuk, pertumbunhan, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotif atau kombinasi genotif. Cabang ini di ataur dalam UU No. 29 tahun Perlindungan HKI dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan meratifikasi beberapa konvensi internasional antara lain tentang pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) dengan Undang-

30 20 Undang Nomor 7 Tahun Ada dua lembaga multilateral yang berhubungan dengan HKI yaitu WIPO (World Intelectual Property Organization) dan TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights). WIPO berada di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan TRIPs yang lahir dalam Putaran Uruguay diakomodasi oleh WTO. 4 Pengaturan internasional tentang merek sebagai salah satu bagian dari sistem pengaturan tentang HKI telah dicakup kedalam peraturan internasional yang sangat komprehensif dalam perjanjian TRIPs. Perjanjian TRIPs merupakan salah satu bagian dari WTO. Indonesia menjadi negara WTO pada tahun 1994, secara otomatis Indonesia merupakan pihak pula dalam perjanjian TRIPs. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian TRIPs menimbulkan kewajiban internasional bagi Indonesia yang menuntut komitmen penuh pelaksanaannya, yaitu kewajiban-kewajiban dalam rangka perlindungan HKI. 5 B. Merek Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merek merupakan salah satu cabang dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam UU No. 15 Tahun Gambaran umum merek akan dijelaskan sebagai berikut: 4 Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs, (Bandung: PT Alumni, 2011), h.10.

31 21 1. Pengertian Merek Pengertian merek dalam UU No. 15 tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek: 6 a. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut. b. Memiliki daya pembeda (distinctive) dengan merek lain yang sejenis. c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis. Dengan demikian, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Sedangkan menurut beberapa ahli mengemukakan pengertian dari merek itu sendiri, yaitu: 7 a. H.M.N. Purwo Sutjipto Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. b. Prof. R. Soekardono Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang 321. h Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h. 7 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004),

32 22 dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. c. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Proff. Vollmar Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya. Berdasarkan pengertian merek dari beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan merek adalah suatu tanda pengenal dalam bidang perdagangan barang atau jasa guna membedakan dengan barang atau jasa yang sejenis lainnya. 2. Fungsi Merek Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi adversiting tool untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk. 8 Selain itu, merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis di sini, 8 Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 197.

33 23 bahwa barang atau jasa yang di perdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula. 9 Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga, yaitu: 10 a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber sacara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberi indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional; b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi; c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut. 3. Jenis-Jenis Merek Jenis merek dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2001, yaitu Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Selain jenis merek di atas, UU No. 15 Tahun 2001 juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif. Pasal 1 angka 4 UU No Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h. h OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004),

34 24 Tahun 2001 mendefinisikan merek kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersamasama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. 4. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftar Agar suatu merek dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. 11 Selain itu, tidak semua yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 menyakan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang h OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004),

35 25 berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Selain itu, ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan atau didaftarkan sebagai suatu merek. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Penolakan dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau

36 26 nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, dan merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, tidak semua tanda dapat didaftar sebagai merek. Tanda-tanda yang memenuhi syarat yang dapat didaftar sebagai merek, yaitu: 12 a. Mempunyai daya pembeda. b. Merupakan tanda-tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, bukan tanda yang bersifat umun dan tidak menjadi milik umum, atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. d. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudak dikenal. e. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu. 5. Permohonanan Pendaftaran Merek Tentang syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 UU No. 15 Tahun Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h.

37 Pasal 7 ayat (1) menyatakan permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: a. tanggal, bulan, dan tahun; b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon di sini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Permohonan yang diajukan lebih dari satu Pemohon secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun, permohonan yang diajukan bersama ditanda tangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Sedangkan permohonan merek yang diajukan melalui kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Ketentuan mengenai syarat-syarat

38 28 untuk dapat diangkat sebagai Konsultan HKI diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden. Hai ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) - (9) UU No. 15 Tahun Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak permohonan untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tegabung dalam Paris Convention for Protection of industial property atau Agreement Establishing the World trade organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota perjanjian tersebut dan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 13 Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 11 dan 12 UU No. 15 Tahun Pasal 11 dikatakan bahwa: Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris Convention for the 13 Ahmadi Miru, Hukum Merek, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 32.

39 29 Protection of Industrial Property atau anggota persetujuan WTO. Paris Convention memuat beberapa ketentuan mengenai hal prioritas ini, yaitu: 14 a. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan; b. Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris; c. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan; d. Dalam hal jangka waktu berakhir adalah hari libur atau hari pada saat Kantor Pendaftaran Merek tertutup, pengajuan permohonan pendaftaran merek dimana perlindungan dimohonkan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya. Sedangkan dalam Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2001 dikatakan pula bahwa selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yang perjemahannya dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h.

40 30 atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. 15 Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 15 Tahun Setelah persyaratan administrasi yang disebutkan pada Pasal 7 sampai dengan 12 UU No. 15 Tahun 2001, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, apabila terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksudkan di atas, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Sedangkan dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2001, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 15 Tahun Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

41 31 Berdasarkan Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2001, apabila kelengkapan persyaratan di atas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Terhadap hal ini, biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan administrasi telah tepenuhi, maka terhadap permohonannya diberikan tanggal penerimaan (filing date), yang dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No. 15 Tahun Pelaksanaan Pendaftaran Merek Setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap suatu permohonan pendaftaran merek dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU No. 15 Tahun Pemeriksaaan substantif tersebut dilaksanakan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun Pemeriksaan ini diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) - (3) UU No. 15 Tahun 2001, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan

42 32 dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, maka permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, maka Direktorat Jenderal akan menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Namun, apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya kemudian pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Hal ini berdasarkan Pasal 20 ayat (4), (5), dan (8) UU No. 15 Tahun Berdasarkan Pasal 21 UU No. 15 Tahun 2001, setelah suatu permohonan disetujui untuk didaftar, maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam

43 33 Berita Resmi Merek. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Selama jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 UU No. 15 Tahun Berdasarkan Pasal 25 UU No. 15 Tahun 2001, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak lain. Sanggahan tersebut diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal. Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2001, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali

44 34 terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Hal ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali yang dimaksud. Apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal ini, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Namun, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Hal ini berdasarkan Pasal 26 ayat (3) (5) UU Merek No. 15 Tahun Berdasarkan Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2001, Direktorat Jenderal akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian pula jika keberatan tidak dapat diterima, maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

45 35 7. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang, hal ini di atur dalam Pasal 28 UU No. 15 Tahun Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2001, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Berdasarkan Pasal 36 UU No. 15 Tahun 2001, permohonan perpanjangan ini disetujui apabila merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, pemilik merek atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2001.

46 36 Berdasarkan Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Sedangkan permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 27 UU No. 15 Tahun Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 61 sampai dengan 72 UU tahun Pasal 61 ayat (1), pengapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal atau merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Hal ini berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001.

47 37 Pembatalan merek diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan itu ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memeberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 71 UU No. 15 Tahun 2001.

48 38 BAB III KRITERIA PERSAMAAN UNSUR POKOK PADA MEREK TERKENAL A. Profil PT Gudang Garam tbk dan Gudang Baru 1. PT Gudang Garam a. Sejarah 1 PT Gudang Garam tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok popular asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 26 Juni 1958 di Kediri, Jawa Timur oleh Surya Wonowidjojo. Titik awal berdirinya bermula dari sebuah industri rumahan kemudian berubah menjadi Firma pada tahun Gudang Garam kembali mengubah status dari Firma menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun Pada tahun yang sama, terbit bantuan fasilitas dari pemerintah berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang semakin mendukung perkembangan usaha. Gudang Garam mengembangkan jenis produk Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada tahun 1979 dan tahun 1990 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang mengubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka. Gudang Garam memproduksi jenis rokok baru, yaitu kretek mild yang ditandai dengan berdirinya Direktorat Produksi Gempol di Pasuruan Jawa Timur pada tahun Tahun 2013 memperluas daerah 1 diakses pada tanggal 03 April

49 39 produksinya, yaitu areal perusahaan yang semula hanya seluas 1000 m 2 kini telah berkembang menjadi sekitar 208 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri serta di wilayah Pasuruan. b. Lokasi 2 Gambar 1 c. Tata Kelola Perusahaan 3 1) Komite Audit, adalah komite independen yang anggotanya ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam memastikan berjalan dan terpeliharanya praktik tata kelola perusahaan serta pengawasan dan pengelolaan risiko yang memadai. 2) Audit Internal. Kebijakan mengenai fungsi, tugas, serta cakupan kerja Audit Internal ditetapkan oleh Direksi. Di dalamnya termasuk 2 diakses pada tanggal 03 April diakses pada tanggal 03 April 2015.

50 40 tugas untuk menguji mutu serta kehandalan laporan keuangan, kebijakan dan prosedur yang ada, memastikan sistem kontrol internal berjalan dengan efektif di setiap unit kerja, serta pengamanan aset dan pemeriksaan rutin atas tingkat efisiensi operasional perusahaan. 3) Sekretaris Perusahaan, bertugas memastikan agar Gudang Garam senantiasa mematuhi peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh badan otoritas pasar modal dan memberi masukan kepada Direksi serta Dewan Komisaris terkait hal tersebut. Sekretaris Perusahaan juga menginformasikan badan otoritas pasar modal dan para pemegang saham mengenai kinerja bisnis Perseroan melalui antara lain, publikasi laporan keuangan, pertemuan yang dijadwalkan dari waktu ke waktu serta paparan publik tahunan. d. Manajemen 4 1) Dewan Komisaris a) Juni Setiawati Wonowidjojo, diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2009, dan menjabat sebagai Komisaris sejak tahun b) Frank W.van Gelder, diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada bulan Maret diakses pada tanggal 03 April 2015.

51 41 c) Lucas Mulia Sahardja, diangkat menjadi Komisaris pada bulan Juni d) Gotama Hengdratsonata, diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juni tahun ) Direksi a) Susilo Wonowidjojo, diangkat menjadi Presiden Direktur pada bulan Juni 2009, dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak 1990 dan sebagai Direktur Perseroan sejak 1976 membidangi pengadaan/pengelolaan bahan baku dan manajemen produksi. b) Heru Budiman, ditunjuk sebagai Direktur pada tahun 2000, diusulkan dan diangkat menjadi Sekretaris Perseroan pada tahun 1996, mulai bekerja di Gudang Garam pada tahun 1990 di bidang Treasury dan Hubungan Investor. c) Fajar Sumeru, diangkat sebagai Direktur yang bertanggung jawab untuk Produksi SKM tahun Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur divisi yang sama dari tahun 2005 hingga 2007 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Teknik sejak tahun Beliau bergabung di Perseroan pada tahun d) Herry Susianto, diangkat menjadi Direktur yang membidangi Keuangan pada tahun Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Inernal Audit, yaitu sejak 2002 hingga 2007,

52 42 dan Kepala Divisi Akuntansi antara 2001 dan Ketika pertama kali masuk Perseroan pada tahun 1983 beliau bekerja di Divisi Akuntansi. e) Buana Susilo, diangkat sebagai Direktur dengan tanggung jawab urusan teknologi manufaktur pada tahun Berpengalaman menangani urusan desain peralatan, perencanaan proses dan konfigurasi. Sebelum itu beliau adalah Wakil Direktur yang membidangi Teknik sejak tahun 1991, dan pada awal tahun 2000 bertanggung jawab untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas produksi kedua di Gempol. Mulai bekerja di Perseroan sejak 1981 dan bertanggung jawab untuk modernisasi pengolahan primer. f) Istata Taswin Siddharta, diangkat sebagai Direktur yang menangani terutama bidang Teknologi Informasi pada tahun Mulai bekerja di Perseroan sejak tahun 2008 dan menjabat sebagai Wakil Direktur urusan Pemasaran dari tahun 2008 hingga g) Sony Sasono Rahmadi, diangkat sebagai Direktur yang membidangi percetakan kemasan rokok (Grafika) pada tahun Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1988 dan menjabat sebagai General Manager dalam pengelolaan pasokan kertas rokok.

53 43 2. Gudang Baru a. Sejarah 5 Tahun 1967 berawal dari tujuan mulia seorang putra pribumi bernama Saman Hoedi (Almarhum) untuk membantu masyarakat sekitar dalam hal pemenuhan sandang pangan serta lapangan pekerjaan, beliau mendirikan perusahaan rokok Bintang Sayap Insan dengan jenis rokok SKT saja dengan merek rokok INSAN, yang mampu mempekerjakan kurang lebih 125 orang yang berasal dari masyarakat sekitar. Sadar dengan kebutuhan pasar yang semakin meningkat pada decade 1980 an beliau mulai mempersiapan genarasi penerus perusahaan ini ke putra sulungnya yang bernama Ali Kosin. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1992 perusahaan ini mengalami perkembangan pesat sehingga mampu mendirikan 2 anak perusahaan rokok yang bernama PR. Jaya Makmur dengan direktur utamanya adalah H.Ali Kosin, SE dan PR. Putra Jaya dengan direktur utamanya adalah H.Ali Usman, SE. Kemudian menyatukan perusahaan rokok (Bintang Sayap Insan, Jaya Makmur, Putra Jaya) dalam manajemen Gudang baru. Pengolahan manajemen pun mulai di kelola secara profesional pula, di bawah manajemen Gudang Baru perusahaan ini selalu berusaha menggali kemampuan untuk menciptakan hasil karya seni rokok becita rasa tinggi dengan harga terjangkau, beberapa merk rokok nya adalah 5 diakses tanggal 03 April 2015.

54 44 Gudang Baru Internasional, Gudang Baru Putih maka dengan kemurahan Tuhan yang maha ESA empat tahun kemudian, pada tahun 1995 perusahaan ini mulai memproduksi jenis rokok SKM (Sigaret Kretek Mesin). Tahun 2009, sadar dengan pesatnya berkembangan perusahaan dan tingginya permintaan pasar terhadap semua produk Gudang Baru, sehingga menuntut seorang H.Ali Kosin, SE untuk mengembangkan strategi perusahaan dan marketing dengan memulai memperluas distribusi rokok ke seluruh wilayah Indonesia dan ekspor ke luar negeri. Seiring dengan berjalannya waktu telah banyak kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap pendapatan negara dalam hal pembayaran pita cukai dan pembayaran pajak serta membuka lapangan kerja bagi putra putri Indonesia, sekarang dengan jumlah karyawan lebih dari orang. b. Alamat dan Kontak 6 JL.Probolinggo No.168 Penarukan Kepanjen Malang Jawa Timur. Phone : , Fax : office@gudang-baru.com. 6 diakses tanggal 03 April 2015.

55 45 B. Persamaan Unsur Pokok Merek Pada dasarnya merek memiliki hak khusus yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dengan merek yang dimiliki pengusaha lainnya. Hak khusus untuk memakai sesuatu merek tidak dibataskan kepada hak untuk memakai merek yang digunakan untuk membedakan barang-barangnya saja. Namun, hak khusus ini juga meliputi semua merek-merek yang sama pada unsur pokoknya dengan merek yang digunakan. 7 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsurunsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 8 Misalnya merek BON untuk jenis merek elektronik telah terdaftar di Direktorat Jederal HKI, kemudian pengusaha lain mendaftarkan mereknya dengan merek BONN atau BON-N untuk jenis barang yang sama. Hal ini dapat dilihat adanya persamaan bunyi dalam pendaftaran tersebut, sehingga dapat dimintakan pembatalannya melalui Pengadilan Niaga. UU No. 15 Tahun 2001 tidak mengatur persamaan pada pokoknya dengan detil atau rinci, sehingga putusan dalam kasus-kasus pelanggaran merek yang 7 Sudargo Gautama, Hukum Merek di Indonsia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

56 46 berkaitan dengan ini sering tidak selesai. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 di atas, persamaan unsur pokok merupakan suatu kemiripan. Kemiripan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata mirip yang artinya hampir sama atau serupa. 9 Oleh karena itu, persamaan pada pokoknya pada suatu merek hanya hampir sama atau serupa bentuknya. Jadi semua elemen merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh. 10 Kemiripan antara merek satu dengan yang lain ini dikarenakan adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut. Unsur-unsur yang menonjol itu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 terdiri dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsurunsur tersebut. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 hanya menyebutkan unsur-unsur tersebut dikatakan menonjol apabila menimbulkan kesan adanya persamaan pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, dalam persamaan pada pokoknya kemiripan itu bersifat substansial, yaitu meskipun merek-merek tersebut tidak sama persis, namun perbedaannya masih dapat dilacak, sehingga persamaan yang muncul dari merek-merek itu hanya berupa kesan dan tidak 9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 184.

57 47 ada persamaan secara utuh antara merek-merek tersebut. Dengan kata lain merek-merek tersebut menurut pandangan umum terkesan mirip. Untuk mengukur secara persis sejauh mana merek-merek tersebut memiliki kesan yang sama, perlu diteliti lagi unsur-unsurnya. Hal inilah yang tidak diatur oleh UU No. 15 Tahun 2001 sampai sejauh mana kesan itu dapat diukur. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai sama bentuk (similarity of form), sama komposisi (similarity of compotition), sama kombinasi (similarity of combination) dan sama unsur elemen (similarity of elements). 11 Menurut Tim Lindsey, cara memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya yaitu dengan membandingkan kedua merek, selain melihat persamaan dan perbedaan juga memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan antar keduanya. 12 Untuk menilai persamaan pada pokoknya dapat dilakukan secara visual, fonetik dan konseptual. Secara visual dapat diukur dari sisi tampilan merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk atau kombinasi yang menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat membuat orang keliru, mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain. 11 Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h.

58 48 Contoh: Gambar 2 Gambar 3 Secara fonetik diukur bersasarkan pada cara pengucapan atau bunyi merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Adanya persamaan ucapan atau bunyi antara merek yang berbeda dapat menimbulkan kesan tumpang tindih sahingga dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen. Persamaan secara fonetik dapat berupa persamaan pada huruf vokal maupun huruf konsonan. Contoh: adidas dan adadas yang memiliki persamaan huruf konsonan maupun vokal. Gambar 4 Gambar 5 Sedangkan secara konseptual diukur berdasarkan kesan adanya persamaan yang lebih menekankan pada kesamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut sehingga dapat mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap barang tersebut. Misalnya suatu produk merek gambar

59 49 kepala Harimau dengan merek lain dengan kata-kata tulisan Harimau mungkin saja memiliki persamaan filosofi dan makna yang dapat mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap merek tersebut. Contoh : 13 Gambar 6 Adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada. 14 Itikad tidak baik ini dapat pula diukur dengan upaya pencapaian keuntungan cepat dari perilaku pembohongan publik dengan cara membonceng ketenaran atau nama baik perusahaan lain. Sehingga hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. 13 Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 357.

60 50 C. Merek Terkenal UU No. 15 Tahun 2001 tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal, namun dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk menentukan terkenalnya suatu merek harus diperhatikan yaitu pengetahuan umum masyarakat atas merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Kata asing well-known diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi terkenal begitu juga kata famous, sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti famous mark dan wellknown mark. Begitu juga putusan dalam kasus-kasus merek terkenal. Hakim senantiasa mengacu merek terkenal pada well-known mark yang mengaitkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris. 15 Oleh karena itu, acuan yang dipakai dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia yaitu Pasal 6 bis Konvensi Paris dan penjelasan Pasal 6 UU No. 15 Tahun Ketentuan ini sering dipakai sebagai dasar dalam perundang-undangan domestik dari negara-negara yang menandatangani Konvensi Paris tersebut. Ditentukan dalam Pasal 6 bis ayat (1) menyatakan bahwa negara peserta Uni 15 Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h

61 51 secara ex officio dapat menerima dalam perundang-undangan merek atau atas permohonan dari pihak yang berkepentingan untuk menolak atau untuk membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian merek yang merupakan reproduksi. Re-produksi yang dilakukan merupakan suatu imitasi atau suatu terjemahan dari merek yang sudah dianggap oleh instansi yang berwenang pada negara yang terkait. Sebab pendaftaran telah dilakukan atau telah dipakai, sebagai merek terkenal di negara tersebut. 16 Yurisprudensi 17 Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara. 18 Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. Merek ini menjadi pilihan setiap konsumen di mana saja. Presentase penjualannya tinggi di setiap pelosok dunia dan menjadi asset kekayaan yang bernilai yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), h Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta: Kencana, 2004), h Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 98

62 52 Namun, pada waktu yang bersamaan dapat menimbulkan kerugian kepada pemiliknya dan pada sisi lain sangat mendatangkan keuntungan kepada pihak lain yang beritikad buruk dengan jalan meniru atau memalsukan dengan mutu yang sangat rendah. 20 Perlindungan merek terkenal tidak hanya diberikan pada barang atau jasa yang sejenis, melainkan juga terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. 21 Misalnya, AVANZA merupakan merek mobil terkenal, apabila ada pihak yang memproduksi sepeda dengan merek AVANZA, maka pihak AVANZA dapat mengajukan keberatan karena masyarakat dapat mengira bahwa keduanya berasal dari pelaku usaha yang sama. Walaupun antara mobil dan sepeda tidak sejenis, tetapi masih ada keterkaitan karena keduanya merupakan transportasi. D. Penentuan Kriteria Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Terkenal Pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana seyang diuraikan dalam penejelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 sesuai dengan doktrin nearly resembles, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (idential) atau hampir mirip (nearly resembles) dengan merek orang lain Ibid., h Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 207.

63 53 Adapun penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor. Diantaranya: Kemiripan persamaan gambar; 2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; 3. Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; 4. Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (actual confusion) atau menyesatkan (deceive) masyarakat konsumen. Faktor keempat merupakan faktor yang paling pokok dalam doktrin ini. Sebab pemakaian merek seolah-olah dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan merek orang lain atau disebut likelihood confusion. Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain. Selain itu, dalam menentukan ada tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan yang lain, menurut Emmy Yuhassarie dikenal dua teori, yaitu teori holistic approach dan dominancy. Menurut teori holistic approach, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan. Sedangkan menurut teori dominancy, hanya unsur yang paling dominan Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 184.

64 54 Pegadilan di negara lain seperti Amerika Serikat, menentukan adanya suatu persamaan pada pokoknya pada suatu merek berpatokan pada Sound (bunyi), Sight (pandangan) dan Meaning (arti). 25 Sedangkan di Jepang, menentukan adanya persamaan unsur pokok didasarkan pada tiga kriteria, yaitu Gaikan (penglihatan/ penampilan), Shouko (cara pengucapan), dan Kannen (pengertian). 26 Topik berkaitan dengan merek terkenal, masih merupakan hal yang diperbincangkan sebab sampai saat ini belum ada definisi konkrit tentang merek terkenal. Namun, telah ada guidelines yang dikeluarkan oleh WIPO yang intinya menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain: Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan; 2. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek; 3. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut; Imam Sjahputra Tunggal, dkk, Hukum Merek di Indonesia, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 26 H.D Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2003), h ), h Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, (Bandung: PT Alumni,

65 55 4. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek; 5. Catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang; 6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut. Kriteria merek terkenal didasarkan selain pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. 28 Di Amerika Serikat, dalam Pasal 43 (c) (1) dari Lanham Act (Undang- Undang Merek) untuk menentukan merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti: Derajat dari sifat yang tak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut; 2. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang berkaitan dengan barang dan jasa dari merek yang dipakai; 28 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h Imam Sjahputra Tunggal, dkk, Hukum Merek di Indonesia, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h.

66 56 3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas dari merek tersebut; 4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai; 5. Jaringan perdagangan dari barang dan jasa dari merek yang dipakai 6. Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan; 7. Sifat umum dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; 8. Keberadaan dari pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang tertanggal 13 Maret 1981 atau Undang-Undang tertanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama. Sedangkan di China, ditetapkan kriteria-kriteria atas merek terkenal sebagai berikut: Ruang lingkup dari daerah geografis dimana merek tersebut dipakai; 2. Jangka waktu merek tersebut telah dipakai; 3. Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakai merek; 4. Pengetahuan dari masyarakat tentang merek tersebut; 5. Status dari merek tersebut apakah terdaftar di negara lain; 30 Ibid., h. 48.

67 57 6. Biaya pengeluaran dari iklan tersebut berikut daerah jangkauan dari iklan tersebut; 7. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut; 8. Kemampuan dari pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya. Di Brazil, terdapat dalam sub tiga dari peraturan pelaksanaan dari Pasal 67 Industrial Property Code of Brazil bahwa untuk menyatakan sebagai merek terkenal harus disertakan keterangan sebagai berikut: Nilai dari merek itu sendiri dalam aset perusahaan sebagaimana yang terlihat dalam buku kas dan pajak; 2. Pengeluaran untuk iklan per tahun atas merek tersebut; 3. Ruang lingkup pemasaran di dalam negeri dan luar negeri dengan jumlah penaksiran pemakai barang merek tersebut berikut besarnya jumlah pemasaran dan posisi dari sektor terkait; 4. Jumlah negara-negara dari merek tersebut terdaftar; 5. Saat pertama kali dipakai merek tersebut di Brazil disertakan dengan bukti dokumen-dokumen yang sah. Di Jerman. Untuk menyatakan suatu merek terkenal, pengadilan Jerman berpatokan pada survey pasar yang dilakukan secara objektif. Apabila survey pasar membuktikan bahwa lebih dari 80% masayarakat mengenal dan 31 Ibid., h. 49.

68 58 mengetahui merek yang diselidiki, maka merek tersebut adalah merek terkenal. Di Perancis hanya didasarkan pada poll 20% dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tersebut. Sedangkan di Italia merek tersebut telah dikenal oleh 71% masyarakat pemakainya. 32 Dalam hal ini yang akan menentukan ada atau tidaknya persamaan pokok pada suatu merek yaitu sang Hakim. Hakim dalam menunaikan tugasnya ini umumnya memperhatikan kesan sifat umum dari merek yang bersangkutan kepadanya dan juga kesan yang diberikan oleh merek yang bersangkutan kepada publik atau khalayak ramai. 33 Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan penentuan kriteria persamaan unsur pokok pada merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. 32 Ibid., h Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1986), h. 84.

69 59 BAB IV DATA PENELITIAN DAN ANALISA DATA A. Posisi Kasus Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 merupakan kasus antara H. Ali Khosin SE., selaku PR Jaya Makmur yang beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162 Kelurahan Penarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur Indonesia melawan PT Gudang Garam tbk., yang berkedudukan di Jalan Semampir II/I, Kediri-Jawa Timur. Dalam hal ini, H. Khosin SE sebagai Pemohon Kasasi dan PT Gudang Garam sebagai Termohon Kasasi. Terjadinya kasus ini bersumber dari adanya persamaan unsur pokok antara merek yang dimiliki H. Ali Khosin SE yaitu Gudang Baru dengan merek Gudang Garam. Berdasarkan hal ini, PT Gudang Garam sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap pemilik Gudang Baru sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini berdasarkan pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UU No. 15 Tahun Oleh karena itu, PT Gudang Garam mengajukan gugatan kepada pemilik merek Gudang Baru yaitu H. Ali Khosin SE. Ketentuan Pasal 68 UU No. 15 tahun 2001 ini disusun untuk memberikan ruang kesempatan bagi pemilik 59

70 60 merek, termasuk merek yang sudah terkenal untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. 1 Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru + Lukisan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Persamaan pada pokoknya antara merek tersebut terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan. Selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam, jenis merek Gudang Baru + Lukisan juga sama/sejenis dan termasuk dalam satu kelas yang sama dengan merek Gudang Garam, yaitu kelas 34 berupa tembakau, barang-barang keperluan rokok. 2 Keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru + Lukisan karena adanya itikad tidak baik. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 yang dengan tegas menyebutkan: Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa ide dalam menciptakan merek Gudang Baru + Lukisan diilhami oleh Merek Gudang Garam yang telah terdaftar lebih dulu di Indonesia. Dengan itikad tidak baiknya tersebut, merek Gudang Baru + Lukisan dengan maksud untuk membonceng keterkenalan merek Gudang Garam yang 1 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi, (Jakarta: Penaku, 2014), h Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 283.

71 61 telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan pikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia. Selain itu, terkenalnya merek Gudang Garam dibuktikan dengan telah terdaftar di beberapa negara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 bahwa reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. 3 Selain berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Tahun 2001 yang menyebutkan: Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Merek Gudang Garam adalah kata yang diciptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT Gudang Garam tbk., yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun Jelas Penggugat sangat keberatan jika Merek Gudang Garam yang telah identik dengan nama badan hukum Penggugat tersebut 3 Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 tentang Merek

72 62 ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit dimodifikasi, sehingga menjadi Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat. Berdasarkan gugatan tersebut, H. Ali Khosim, SE., sebagai tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan gugatan penggugat telah terjadi Contradictio in Terminis, surat kuasa penggugat kabur, gugatan pembatalan merek yang diajukan penggugat telah kadaluarsa, dan kekurangan subyek hukum atau pihak yang digugat serta penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau kepentingan hukum. Eksepsi H. Ali Khosim, SE tersebut ditolak dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN- NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013 dan memenangkan pihak Penggugat yaitu PT Gudang Garam. Adanya putusan tersebut, pihak H. Ali Khosim SE, sangat keberatan atas pertimbangan hukum pada Putusan tersebut. Akhirnya melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 24 September Keberatan tersebut mengenai judex facti 4 telah salah dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 yaitu kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan. Dengan demikian, judex facti menurut hukum belum pernah memutus yang menyangkut pokok perkara 4 Judex facti adalah hakim mengenai fakta-fakta (bukan hakim kasasi). J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78.

73 63 mengenai Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasardasar putusan, namun judex facti tidak cukup mempertimbangkan alasan dan bukti yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti. Judex facti juga melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum karena jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan: 1. Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang sekarang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yaitu yang menyatakan: segala putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan; 2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu: a. Putusan MA RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 21 Juli 1970, menegaskan: putusan yang tidak lengkap/kurang cukup dipertimbangkan, merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan; b. Putusan MA RI No K/Pdt/1984 tanggal 14 Oktober 1985, menegaskan: putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan secara seksama dalam persidangan; 3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 1963 bagian B tanggal 31 Mei Nomor 01 Tahun 1963 Bagian B, maka Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi harus pula mempertimbangkan apa yang

74 64 menjadi dasar alasan judex facti Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat demikian itu. Berdasarkan hal tersebut, judex facti yang tidak cukup pertimbangan atau kurang cukup mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan putusan, sehingga mengakibatkan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya dan telah jelas-jelas merupakan kekhilafan judex facti atau suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi. Pendaftaran merek Gudang Baru telah dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku dan telah diumumkan selama 3 (tiga) bulan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Pasal 22 UU No. 15 Tahun Hingga tenggang waktu 3 (tiga) bulan masa pengumuman, Termohon Kasasi selaku pemegang merek Gudang Garam tidak mengajukan keberatan atau sanggahannya. Sikap diam dari Termohon Kasasi tersebut mengindikasikan bahwa Termohon Kasasi tidak bersifat proaktif dalam melindungi mereknya dan siap untuk berkompetisi dengan pelaku pasar di bidang industri rokok kretek di Indonesia. Namun, Termohon Kasasi baru melakukan pengajuan keberatan setelah merek Gudang Baru mulai dikenal oleh masyarakat. Merek Gudang Baru telah terdaftar tahun 1995 dan telah diperpanjang pendaftarannya pada tahun Hal ini membuktikan bahwa merek Gudang Baru berdiri lebih dari 5 (lima) tahun. Padahal seharusnya pemilik merek Gudang Garam harus mengajukan keberatan ketika merek Gudang Baru diumumkan

75 65 dalam Berita Resmi Merek dan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek No. 15 Tahun 2001, sedangkan merek Gudang Baru telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu gugatan dari pihak Gudang Garam telah kadaluarsa. Merek Gudang Baru dan Gudang Garam terdapat daya pembeda, sehingga menunjukkan dan membuktikan tidak ada persamaan unsur pokok antara kedua merek tersebut. Daya pembeda yang dapat dilihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan gudang yaitu: Daya Pembeda Gambar/ Lukisan Bentuk, Komposisi huruf Gudang Garam Gudang berderet berjumlah lima di depannya ada rel kereta dengan bentuk melengkung, atap gudang berbentuk segitiga, terdapat garis-garis tipis horizontal di atas atap rumah Ada tulisan huruf kecil dengan ejaan lama tjap, tulisan Gudang dalam bentuk huruf kapital, tulisan Garam dalam bentuk huruf latin, dengan komposisi huruf tulisan Gudang diletakkan di atas tulisan Garam, dan tulisan Garam lebih besar bentuknya dari Gudang Baru Gudang berderet berjumlah dua di depannya ada jalan dengan marka jalan, atap gudang berbentuk setengah lingkaran, di atas atap gudang tidak ada garisgaris horizontal hanya berlatar warna putih. Tidak ada tulisan huruf kecil dengan ejaan lama tjap, tulisan Gudang Baru dalam bentuk huruf kapital dengan komposisi huruf tulisan Gudang diletakkan di atas tulisan Baru, dan bentuk dari tulisan Gudang lebih besar dari tulisan Baru. Tulisan Gudang Baru dalam bentuk huruf latin dengan

76 66 Cara penempatan /peletakan gambar tulisan Gudang. Gambar/lukisan yang diuraikan di atas, dibingkai dengan bentuk persegi panjang, yang penempatan atau pelatakannya di atas tulisan huruf Tjap Gudang Garam Nama Secara jelas kasat mata merek yang terdaftar dalam daftar umum merek adalah Gudang Garam. Kata Kata Gudang Garam jelasjelas dari morfologi bahasa baik berupa pengucapan tentunya sangat berbeda dengan kata Gudang Baru. Angkaangka Komposisi warna Pada merek Gudang Garam tidak ada huruf yang ditampilkan berupa angka 12. komposisi huruf tulisan Gudang diletakkan di atas tulisan Baru, dan bentuk dari tulisan Gudang dan tulisan Baru komposisinya berimbang. Gambar/lukisan yang diuraikan di atas penempatan/peletakannya di atas tulisan huruf Gudang Baru yang dibingkai masuk dalam lingkaran. Gambar/lukisan yang diuraikan di atas, dibingkai dengan bentuk jajaran genjang yang keempat sisinya sama panjang, yang penempatan/peletakannya di atas tulisan huruf Gudang Baru. Secara jelas kasat mata merek yang terdaftar dalam daftar umum merek adalah Gudang Baru. Kata Gudang Baru jelas-jelas dari morfologi bahasa baik berupa pengucapan tentunya sangat berbeda dengan kata Gudang Garam. Pada merek Gudang Baru huruf yang ditampilkan berupa angka 12 dalam bentuk miring. Merah, biru tua, putih. Merah, biru, hitam, kuning emas, putih. Namun menurut penulis, walaupun telah dipaparkan perbedaan antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru dalam bentuk tabel di atas, merek Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam.

77 67 Secara kasat mata dengan melihat kedua merek tersebut adanya persamaan visual yaitu mulai dari susunan warna yang hampir sama, terdapat gambar gudang dan peletakannya yang sama, terdapat tulisan gudang, dan lain-lain. Hal ini dapat diketahui bahwa ide dari pemilik merek Gudang Baru berasal dari merek Gudang Garam yang telah terkenal, sebab dalam persamaan pada pokok semua elemen tidak harus tuntas sama, melainkan memiliki kesan adanya persamaan baik dalam bentuk, cara penempatan, kombinasi unsur-unsur, bunyi ataupun ucapan. Persamaan pada pokoknya tidak mutlak ditegakkan persamaan semua elemen merek, juga tidak mutlak adanya persamaan kata, warna dan bunyi yang persis betul. Tidak dituntut secara keras adanya persamaan jalur pemasaran, segmen pemasaran dan cara pemakaian dan pemeliharaan barang. Yang paling fundamental dinilai adalah adanya maksud dan niat membonceng reputasi merek orang lain yang biasa dikenal dengan itikad tidak baik atau buruk guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur. 5 Selain persamaan pada pokoknya, jenis kelas produk yang diperdagangkan pun sama-sama kelas 34 yaitu rokok. Berdasarkan hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa di dalamnya terdapat unsur itikad tidak baik pemilik merek Gudang Baru untuk membonceng reputasi atau ketenaran merek milik Gudang Garam. Oleh karena itu, putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan pihak Gudang Garam. 5 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h

78 68 B. Motif atau Alasan Pertimbangan Hakim Agung dalam Memutuskan Perkara Antara Merek Gudang Baru dan Gudang Garam Putusan-putusan perkara merek khususnya mengenai persamaan pada pokoknya dapat dijadikan gambaran dalam memutuskan perkara merek antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Pada setiap putusan suatu perkara merek dapat terlihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan suatu merek. Hal ini sangat penting, karena pembatalan merek berakibat sangat buruk bagi produsen yang mereknya dinyatakan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan tidak dapat menggunakan merek tersebut. Pertimbangan hakim dalam menilai suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain terlihat dalam penilaian unsurunsur terkait dengan adanya persamaan pada pokoknya. Persamaan pada pokoknya dilihat dengan adanya kemiripan terhadap unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersbut. 6 Unsur-unsur yang dimaksud yaitu gambar, nama, 6 Ahmadi Miru, Hukum Merek, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 16.

79 69 kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. 7 Untuk memutuskan perkara persamaan pada pokoknya, Hakim mendasarkan pertimbangannya berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu pada Pasal 6 dan penjelasannya. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan Yurisprudensi dalam memutuskan perkara. Yurisprudensi digunakan untuk membantu Hakim dalam suatu perkara yang peraturannya yang belum jelas. Dengan menggunakan Yurisprudensi pada kasus-kasus yang serupa juga dapat mendukung adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara merek terutama persamaan pada pokoknya. Pada kasus ini, Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam yaitu judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu dengan pertimbangan tentang: a. Adanya itikad tidak baik Dalam kaitan ini judex facti telah tidak cermat menyatakan tentang adanya itikad tidak baik. Mengenai hal itu sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif atau sesuai kewenangan Dirjen HKI yakni merek Gudang Baru telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tahun 1995 dan diperpanjang tahun 2005, berarti secara hukum telah Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h.

80 70 memenuhi hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan Pemeriksa Merek, bahwa dalam pemeriksaan substantif perihal pertimbangan ada tidaknya niat membonceng atau itikad tidak baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi selaku Pemohon merek Gudang Baru juga telah diteliti dan dijadikan pertimbangan hukum, serta dilaksanakan publikasi kepada masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apabila ternyata merek Gudang Baru yang hendak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar. Oleh karena itu dinyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi. b. Tidak adanya persamaan pada pokoknya Bahwa pertimbangan judex facti tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat. Merek dan gambar yang digunakan Tergugat/Pemohon Kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi (similarity in sound) yang dapat menimbulkan adanya kerancuan. Jadi pengucapan Gudang Baru dan Gudang Garam tidak menimbulkan kerancuan dalam penyimpulan bunyi. Berbeda halnya dengan pengucapan kata dalam kasus merek adidas dan adadas, yang dapat menimbulkan kerancuan dalam penyimpulan bunyi atau suara bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Agung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa

81 71 tanggal 22 April 2014 oleh Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDURRAHMAN, SH., MH., dan H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota mengadili perkara tersebut dalam Putusan Nomor. 162 K/Pdt.Sus- HKI/2014 yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. ALI KHOSIN, SE., dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013, selanjutnya mengadili sendiri yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi sebesar Rp ,00 (lima juta rupiah). C. Dampak Pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014 Akhirnya sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru dapat diselesaikan di Mahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus- Hki/2014 dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam putusan ini, kasus antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru ini dimenangkan oleh merek Gudang Baru dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY.,

82 72 tanggal 12 September Hal ini berdasarkan dari pertimbangan Hakim yang telah disebutkan di atas. Namun, penulis tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa merek Gudang Baru tidak memiliki itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya terhadap merek Gudang Garam. Menurut hemat penulis, merek Gudang Garam memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek Gudang Garam dan terdapat itikad tidak baik. Persamaan pada pokoknya tidak harus sama secara persis terhadap semua elemen atau unsur merek tersebut, tetapi memiliki kesan mirip atau hampir mirip dapat dikatakan sebagai persamaan pada pokoknya. Hal ini berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) hurus UU No. 15 Tahun 2001 yang mengartikan persamaan pada pokoknya adalah suatu kemiripan. Menekankan pada kata Kemiripan yang berasal dari kata mirip. Kata mirip dalam KBBI diartikan hampir sama atau serupa. 8 Merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru memiliki kemiripan unsur baik dari segi susunan warna, terdapat gambar gudang dan peletakannya yang sama, terdapat tulisan gudang, dan lain-lain. Selain itu, barang yang diperdagangkan pun sejenis atau sekelas yaitu rokok. Berdasarkan hal ini penulis beranggapan bahwa pemilik merek Gudang Baru memiliki niat membonceng reputasi merek Gudang Garam yang telah dikenal oleh masyarakat dengan itikad 8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 920.

83 73 tidak baik atau buruk guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Berdasarkan hal ini, dapat diperhatikan perbandingan beberapa gambar di bawah ini: Gambar 7 Gambar 8 Berdasarkan gambar diatas, terlihat adanya kemiripan antara kedua merek tersebut yaitu: 1. Kemiripan kombinasi warna, yaitu warna merah dan tulisan yang berwarna coklat; 2. Kemiripan font atau karakter tulisan, yaitu tulisan GARAM dan GUDANG BARU ; 3. Kemiripan tata letak, yaitu letak gambar gudang yang berada di atas tulisan Gudang Garam maupun Gudang Baru; 4. Terdapatnya gambar Gudang di produk tersebut, walaupun bentuk gudangnya berbeda, tetapi dapat diasumsikan bahwa di gambar tersebut terdapat niat untuk meniru merek Gudang Garam.

84 74 Berdasarkan bukti-bukti di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Adanya sedikit perbedaan unsur-unsur yang dibuat oleh Gudang Baru merupakan suatu taktik atau strategi agar tidak terdapat persamaan secara keseluruhan terhadap merek Gudang Garam. Dengan kata lain tidak meniru secara keseluruhan. Adanya sedikit perbedaaan itu dapat menyesatkan masyarakat yaitu dapat menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada. Islam melarang umat manusia memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 188 : (سورة البقرة/ ٢ : ( ١٨٨ Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/2: 188). Selain itu, merek Gudang Garam merupakan merek yang telah terkenal. Terkenalnya merek ini dibuktikan dengan pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang telah diperoleh berkat promosi yang gencar dan besar-besaran yaitu

85 75 melalui media iklan, dan merek ini telah terdaftar di beberapa negara di dunia sejak tahun 1989, antara lain Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Philipina, Qatar, Taiwan dan beberapa negara di benua Eropa. Terkenalnya suatu merek di Indonesia mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris 9 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilik merek Gudang Baru memiliki itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk membonceng ketenaran dari merek Gudang Garam yang telah terkenal terlebih dahulu dengan membuat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan merupakan jenis atau kelas yang sama. Oleh karena itu, penulis sepakat dengan adanya Putusan Niaga Surabaya yang memenangkan pihak Gudang Garam, yaitu adanya itikad tidak baik dan persamaan unsur pokok yang terdapat antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Disisi lain, penulis juga sepakat dengan putusan Hakim Agung yang memenangkan Gudang Baru karena adanya kesalahan dari pihak Gudang Garam yang bersikap diam dan tidak menggugat merek Gudang Baru untuk melakukan pembatalan pada saat pengumuman merek Gudang Baru dalam Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan merek Gudang Garam baru mengajukan 9 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h.

86 76 gugatan pada saat merek Gudang Baru telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun. Berdasarkan pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Oleh karena itu gugatan pembatalan yang diajukan oleh Gudang Garam telah kadaluarsa. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014 memberikan dampak bagi pengusaha yang akan membuat dan mendaftarkan mereknya agar terlebih dahulu melihat merek milik orang lain yang telah terdaftar dan terkenal, sehingga pada saat ingin mendaftarkan mereknya tidak terdapat persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun seluruhnya dan terhindar dari itikad tidak baik yang ingin membonceng ketenaran merek milik orang lain yang telah terkenal. Selain itu, bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Gugatan pembatalan merek hendaknya tidak melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

87 77 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 1. Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek diperoleh karena promosi yang besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Persamaan unsur yang dimaksud tidak harus sama secara persis terhadap semua elemen atau unsur merek tersebut, tetapi memiliki kesan mirip atau hampir mirip pun dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya, baik merupakan barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Adanya persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal, erat kaitannya dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik tersebut merupakan suatu niatan untuk membonceng reputasi dari merek terkenal, sehingga dapat mengakibatkan kekeliruan, mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur. 77

88 78 2. Dampak pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu memberikan dampak bagi pengusaha yang akan membuat dan mendaftarkan mereknya agar terlebih dahulu melihat merek milik orang lain yang telah terdaftar dan terkenal, sehingga pada saat ingin mendaftarkan mereknya tidak terdapat persamaan pada pokoknya, baik sebagian maupun seluruhnya dan terhindar dari itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain yang telah terkenal. Selain itu, bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek baru lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Gugatan pembatalan merek hendaknya tidak melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 69 UU Merek No. 15 Tahun B. Saran Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut: 1. Untuk mencegah timbulnya kasus-kasus serupa dengan Gudang Garam dan Gudang Baru, maka Pemerintah perlu secepatnya untuk menerbitkan

89 79 Peraturan Pemerintah tentang merek terkenal dan persamaan unsur pokok pada suatu merek. Diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut akan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa serupa. Selain itu, Hakim Pengadilan Niaga dan Hakim Mahkamah Agung perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai merek agar memiliki kesamaan dalam membuat putusan, sehingga tercapai suatu kepastian hukum. 2. Sebaiknya para pelaku usaha yang ingin membuat mereknya agar terlebih dahulu mencari tahu apakah merek yang akan dibuat tersebut telah ada yang lebih dahulu memilikinya sehingga terhindar dari unsur peniruan atau membonceng reputasi merek yang yang telah terkenal. Selain itu, pegawai Direktorat Jenderal HKI hendaknya membuat pedoman baku mengenai persamaan unsur pokok dan merek terkenal serta lebih selektif dalam melakukan pemeriksaan baik administrasi maupun substansi pada tahap pendaftaran agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa mengenai persamaan unsur pokok pada suatu merek.

90 80 DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku: Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Casavera. 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Dirdjosisworo, Soedjono. Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: Mandar Maju, Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Gautama, Sudargo. Hukum Merek Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hukum Merek di Indonsia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Harahap, Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hasibuan, H.D Effendy. Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat.Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Kurnia, Titon Slamet. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs. Bandung: PT Alumni, Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Kencana, 2004 Lindsey, Tim. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: P.T. Alumni, Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana,

91 81 Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Miru, Ahmadi. Hukum Merek. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Purba, Achmad Zen Umar. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT Alumni, Putra, Syopiansyah Jaya dan Yusuf Durachman. Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Saidin, K. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Simorangkir, J.C.T. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, Soelistyo, Henry. Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi. Jakarta: Penaku, Tunggal, Imam Sjahputra, dkk. Hukum Merek di Indonesia. Jakarta: Harvarindo, Usman, Rachmadi. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Bandung: P.T. Alumni, Utomo, Tomi Suryo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Yogyakarta: Graha Ilmu, Yuhassarie, Emmy. Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

92 82 Website : diakses tanggal 03 April diakses tanggal 03 April diakses pada tanggal 03 April diakses pada tanggal 03 April haan diakses pada tanggal 03 April diakses pada tanggal 03 April 2015.

93 LAMPIRAN 83

94 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara: H. ALI KHOSIN, SE., selaku PR. JAYA MAKMUR, beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162 Kelurahan Panarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra,SH.,MH.Sc., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di Berita Satu Plaza d/h. Gedung Citra Graha Lantai 10 Jalan Jend.Gatot Subroto, Kav.35-36, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; m e l a w a n hkamah Agung Republ P.T. GUDANG GARAM, TBK, berkedudukan di Jalan Semampir II/I, Kediri Jawa Timur, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat; ahkamah Agung Republik Indonesia d a n PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas logo Merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di Hal.1 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id h Agung Republik Indonesi ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 1

95 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia sebanyak sedikitnya 79 nomor pendaftaran di beberapa Nomor kelas barang dan jasa terutama kelas 34 untuk melindungi jenisjenis barang: sigaret kretek, antara lain yaitu sebagai berikut : Merek 1 Tjap Gudang Garam Daftar Umum hkamah Agung Republ ahkamah Agung Republik Indonesia Merek h Agung Republik Indonesi Kelas Barang IDM Gudang Garam IDM GG International IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM GG International 19 Tjap Gudang Garam IDM IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM GG International IDM Hal.2 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 2

96 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 23 Tjap Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM hkamah Agung Republ 37 Gudang Garam IDM GG International IDM Gudang Garam IDM Tjap Gudang Garam IDM Gudang Garam IDM GG Surya Signature 12 Hijau Menthol 43 GG Surya Signature 12 Merah Blewa 44 GG Surya Signature 16 IDM IDM ahkamah Agung Republik Indonesia Merah IDM GG Surya IDM Hal.3 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id h Agung Republik Indonesi ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 3

97 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Signature 16 Merah Blewa 46 GG Surya Signature 20 Hijau 47 GG Surya 48 Signature 20 Merah GG Surya Signature 20 Hijau Menthol 49 GG Surya Signature 20 Abu-abu 50 GG Nusantara hkamah Agung Republ Kretek Slims 51 GG Surya De Luxe Hijau (20) 52 GG Surya De Luxe Merah (20) 53 GG Surya De Luxe Biru (20) IDM IDM IDM IDM IDM IDM IDM IDM Surya PROMild IDM Surya PROfessional MILD IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam Djaja (Hard Pack) ahkamah Agung Republik Indonesia 58 Gudang Garam Surya 12(etiket IDM IDM Hal.4 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id h Agung Republik Indonesi ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 4

98 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id lama) 59 Gudang Garam Klobot (etiket) 60 Gudang Garam AKS GG Special King Size (sigaret kretek) 62 Gudang Garam 63 GG Filter (Merah) Gudang Garam 20 GG KING SIZE 64 Gudang Garam hkamah Agung Republ 20 AKS Merah (King Zise) 65 Sigaret Kretek tjap GG 66 Sigaret Kretek Tjap GG IDM IDM IDM IDM ahkamah Agung Republik Indonesia h Agung Republik Indonesi 34 IDM IDM IDM IDM Gudang Garam IDM Gudang Garam 69 TM (orange) Gudang Garam spc deluxe (King zise) 70 GG Djaja Hijau (King Size) 71 Gudang Garam AKS (12) IDM IDM IDM IDM Surya G G IDM Hal.5 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 5

99 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (hitam putih) 73 GG Nusantara IDM GG Surya 16 (coklat) hkamah Agung Republ Tjap GG Merah IDM GG Surya 16 (merah) 77 Gudang Garam Surya Pro 78 GG Inter (merah) 79 GG Inter (coklat) IDM IDM IDM Bahwa merek-merek Gudang Garam dan variannya milik klien kami tersebut telah terdaftar di Indonesia sejak: a. Tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (14 sigaret kretek), terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang undangan, Direktur Patent dan Hak Cipta tanggal 16 Juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor , untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek); Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor , tanggal 1 April 1992; Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perpanjangan , tanggal 19 April 2002; Diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM , tanggal 6 Januari 2012; b. Tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (10 ahkamah Agung Republik Indonesia sigaret kretek), terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang undangan, Direktur Patent dan Hak Cipta tanggal Hal.6 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id h Agung Republik Indonesi ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 6

100 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 22 Juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor , untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek); Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor , tanggal 1 April Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perpanjangan , tanggal 19 April Diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM ; c. Tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (20 sigaret kretek), terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang undangan, Direktur Patent dan Hak Cipta tanggal 26 Juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor , untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek). Pembaharuan pendaftaran merek pada Depatemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor , hkamah Agung Republ tanggal 1 April Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor perpanjangan , tanggal 19 April Diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM , tanggal 6 Januari 2012; d. Tahun 1994, sebagaimana logo dan merek Gudang Garam King Size, terdaftar pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang undangan, Direktur Patent dan Hak Cipta tanggal 01 Maret 1996, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor , untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek). Pembaharuan pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor IDM , tanggal 09 Agustus 2004; 3. Bahwa selain telah terdaftar di Indonesia, Logo dan Merek Gudang Garam dan seluruh variannya di berbagai kelas terutama kelas 34 untuk jenis barang sigaret kretek milik Penggugat juga telah terdaftar di beberapa negara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, ahkamah Agung Republik Indonesia Hal.7 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id h Agung Republik Indonesi ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 7

101 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989; 4. Bahwa merek Gudang Garam milik Penggugat adalah Merek yang secara khusus diciptakan oleh Penggugat sebagai Merek Dagang untuk membedakan barang-barang hasil produksi Penggugat dengan barang-barang hasil produksi orang lain; 5. Bahwa selain sebagai Merek Dagang, Merek Gudang Garam milik Penggugat tersebut juga sekaligus merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT. Gudang Garam, Tbk., yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958 dimana pendirian badan hukumnya dilakukan berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 30 Juni 1971, dibuat dihadapan Suroso,SH, Notaris di Kediri; 6. Bahwa seiring dengan perkembangan waktu, Merek Gudang Garam milik Penggugat telah menjadi Merek yang cukup terkenal dan populer di negaranya sendiri Indonesia, maupun di beberapa negara di dunia; hkamah Agung Republ 7. Bahwa diketahui oleh Penggugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI telah terdaftar Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat dengan Nomor Registrasi IDM tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor Registrasi IDM tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 yaitu: sigaret kretek; 8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen HKI Nomor Registrasi IDM , IDM , IDM , dan IDM ; 9. Bahwa persamaan pada pokoknya antara Merek Gudang Garam milik Penggugat dengan Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat sangat jelas terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara ahkamah Agung Republik Indonesia peletakan gambar/lukisan; Hal.8 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id h Agung Republik Indonesi ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 8

102 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id GUDANG GARAM (Milik Penggugat) 1. Reg.Nomor IDM (Ex. Reg.Nomor , Ex.Reg.Nomor , Ex.Reg.Nomor ) Terdaftar sejak tahun Reg.Nomor IDM (Ex. Reg , Ex.Reg.Nomor , Ex.Reg.Nomor ) Terdaftar sejak tahun 1979 hkamah Agung Republ 3. Reg.Nomor IDM (Ex.Reg.Nomor , Ex.Reg.Nomor , Ex. Reg. Nomor ) GUDANG BARU (Milik Tergugat) ahkamah Agung Republik Indonesia Terdaftar sejak tahun 1979 Hal.9 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/ Reg.Nomor IDM Reg.Nomor IDM Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id h Agung Republik Indonesi ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 9

103 kama Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4. Reg.Nomor IDM (Ex Reg.Nomor ) Terdaftar sejak tahun 1996 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1972 menyatakan bahwa suatu Merek mempunyai persamaan dengan Merek lain, jika bentuk atau susunannya, atau bunyinya dan bagi masyarakat telah menimbulkan hkamah Agung Republ kesan, jadi tidak perlu 100% sama ; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992 tertanggal 06 Januari 1998 yang menyatakan bahwa Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya dapat dideskripsikan memiliki persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi dan persamaan unsur elemen ; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2451 K/Pdt/1987 tertanggal 13 April 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1053 K/Sip/1982 tertanggal 22 Desember 1982 telah menyebutkan bahwasanya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua Merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian bagian yang menjadi Merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (total indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian Merek ; 10.Bahwa selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek ahkamah Agung Republik Indonesia Gudang Garam milik Penggugat (dalam hal bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan, jenis barang Merek Gudang Baru + Hal.10 dari 40 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id h Agung Republik Indonesi ik Indones Telp : (ext.318) Halaman 10